Corte Suprema acoge recurso y ordena registro total de marca mixta “B S N” tras invalidar rechazo del Tribunal de Propiedad Industrial
La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la solicitante y anuló la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que había confirmado el rechazo parcial del registro de la marca mixta “B S N” para productos de la clase 5. En su fallo de reemplazo, el máximo tribunal revocó la decisión de segunda instancia y ordenó conceder la protección del signo para todas las clases solicitadas, incluyendo aquella que había sido denegada.
La controversia se originó cuando la solicitante pidió el registro de la marca mixta “B S N”, consistente en una figura de fantasía formada por tres hexágonos que contienen las letras B, S y N, rodeados de trazos curvos en colores blanco y negro, para distinguir productos de las clases 5, 30 y 32. Aunque no hubo oposición de terceros, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial formuló observaciones de fondo invocando las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, al estimar que el signo presentaba semejanza gráfica y fonética con la marca “BSN Medical”, registrada previamente para la clase 5.
El Instituto de primera instancia rechazó el registro para la clase 5, concediéndolo solo para las clases 30 y 32. Apelada la resolución, el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la decisión, argumentando que existía riesgo de confusión, error o engaño para los consumidores debido a la similitud entre los signos.
IRREGULAR PONDERACIÓN DE LA PRUEBA
Al conocer el recurso de casación, la Corte Suprema constató que los sentenciadores del fondo vulneraron el artículo 16 de la Ley 19.039, que impone a los jueces el deber de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. El máximo tribunal advirtió que los jueces omitieron ponderar dos antecedentes trascendentes incorporados al expediente: el registro y uso previo de la marca en múltiples países desde 2011, y un acuerdo de coexistencia pacífica suscrito entre la solicitante y el titular de la marca “BSN Medical”.
Según el fallo, dicho acuerdo no fue controvertido por ninguna de las partes y en él el titular del registro previo declaró expresamente que el registro y uso de “B S N” no le genera perjuicio ni afecta sus derechos, atendida la diferente naturaleza de los productos. Mientras la solicitante comercializa suplementos alimenticios destinados a atletas y aficionados de la halterofilia, la marca invocada por el Instituto se refiere a productos médicos relacionados con terapia de compresión y cuidado de heridas.
La Corte cuestionó que el Tribunal de Propiedad Industrial se limitara a referir su preocupación por los consumidores de manera abstracta, omitiendo toda referencia al contenido, alcance o valor probatorio del acuerdo de coexistencia. Este error, señala la sentencia, impide reconstruir el razonamiento lógico seguido para afirmar la concurrencia de las causales de irregistrabilidad, privando al fallo de la debida fundamentación racional.
AUSENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN
La Corte Suprema concluyó que los jueces del fondo realizaron un análisis restrictivo, centrándose exclusivamente en el elemento denominativo común “BSN”, sin considerar el carácter mixto del signo solicitado ni su configuración gráfica. “El análisis efectuado por los jueces del fondo se restringió al elemento denominativo común ‘BSN’, sin considerar el carácter mixto del signo solicitado y su configuración gráfica, lo que permite en su conjunto, una adecuada distinción de ambas marcas”, sostuvo el fallo.
Agregó que la propia titular de la marca “BSN Medical” no formuló oposición a la solicitud, y que el acuerdo de coexistencia incorporado al proceso da cuenta de la percepción del propio titular del registro previo respecto de la inexistencia del riesgo de confusión. La coexistencia efectiva y prolongada de ambas marcas en diversos países, incluso para productos de la clase 5, sin que ello motivara modificación del acuerdo, refuerza la conclusión de que existe una efectiva diferenciación entre los signos.
En su sentencia de reemplazo, la Corte Suprema revocó la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial y ordenó otorgar el registro de la marca mixta “B S N” para la clase 5, confirmando la concesión ya otorgada para las clases 30 y 32. El fallo fue redactado por la ministra María Cristina Gajardo Harboe.
Rol N° 135345-2020, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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